加强商标管理和保护 促进特许经营健康发展(2003)

随着中国的改革开放和WTO的加入，特许经营作为一种崭新的经营模式在中国的市场上逐渐活跃起来。国家内贸部也将特许经营（连锁业）和大卖场、物流服务一同纳入重点引导支持发展的三大行业。最近五年，中国连锁经营协会（CCFA）和环球资源（前身亚洲资源）每年11月份都在北京、上海和广州联合举办“国际特许经营研讨会暨展览会”，参展的企业越来越多，层次越来越高，影响也越来越大 。中国连锁经营协会会长郭戈平日前介绍说，今年以来我国特许经营在多个行业有了快速的发展，特许经营体系超过1000家，比上年增长40%，所涉及的行业超过50个，除传统的餐饮、零售、个人服务业特许体系快速发展外，新兴行业，如教育文化、商业服务、家庭服务、汽车服务等的特许经营也在快速推进。

二、商标的地位及加强管理保护的必要性

何为特许经营呢？根据我国目前还在施行的《商业特许经营管理办法（试行）》的规定：特许经营是指特许者将自己所拥有的商标（包括服务商标）、商号、产品、专利和专有技术、经营模式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用，被特许者按合同的规定，在特许者统一的业务模式下从事经营活动，并向特许者支付相应的费用 。尽管其他不同的组织，不同的条例规章对特许经营所下的定义与之不尽相同，但定义的基本要素是相同的，即都是将自己所拥有的商标等知识产权 及其他权利可他人使用，从而获得相应的报酬 。在商业实践中，特许者也确实是将商标等知识产权作为其特许经营体系的核心进行市场推广的。

因此，不难看出，特许经营与商标有着密切的关系。既然，商标在特许经营中占有如此重要的地位，那么如何去创造商标，如何申请商标注册，如何使用和保护商标，应该是特许人非常关心的问题。可在商业实践中，不少特许人并没有对此引起充分的重视，而只是将注意力放在了特许经营体系的商业构建和市场推广上。目前，已经不少特许人在商业活动中碰到了法律障碍，或是自己的商业构思是不符合法律规定的，或是自己的合法权利受到了不法侵害，或是自己不小心侵害了他人的合法权利等等。笔者相信，如不及早对特许经营中的商标权引起充分的重视，随着特许经营的快速发展，特许人将会面临更多棘手的法律问题。

三、商标的战略管理

欲想获得成功，特许人首先必须具备商标战略管理意识，意即应将商标的管理和保护上升到战略的认识高度。从特许经营体系的构建之初，直至特许经营体系的推广和终止，特许人应自始至终做好商标的战略规划、战略决策、战略实施、战略防御等等。

首先，做好规划管理。特许人决定开展特许经营活动前，必须做好前期规划。在对企业本身自有的商标进行整理汇总后，特许人应决定将现有的哪些商标纳入特许经营体系，应决定采取何种方式保护自己的商标。特许人必须将诸如此类的问题统盘考虑，做好规划，从而做出正确的经营决策。

其次，做好调查。特许人应调查目前商标的权利状况、保护状况及发展趋势等。

再次，做好申请战略管理。特许人欲申请商标时，应根据自身企业及行业的特点，根据自身整个发展战略的需要，决定是否申请。如申请商标，应决定是在生产商品或提供服务前申请，还是同时申请，还是以后申请。在这方面，娃哈哈做得相当成功。当初娃哈哈开始生产前，考虑到我国商标从申请到核准注册，一般需要一年左右时间，这样，等自己的商标还未完全注册下来，就可能被假冒伪劣商品冲击得一塌糊涂。于是，娃哈哈决定先办“户口”，再生“孩子”。如果其它厂家如果假冒，就可以通过法律手段加以制止，还可以防止别的企业抢先注册。事实证明，娃哈哈当时的决策是完全正确的。现在，现实使娃哈哈的决策者们还认识到，仅为自己的“独生孩子”起好名字不够，还必须为其“兄弟姐妹”的名字全部报上户口，即进行防御性商标注册。现在，这家企业已注册了系列防御性商标“娃娃哈”、“哈哈娃”、“哈娃娃”。

第三，作为特许人还必须做好许可战略。特许人从事特许经营活动时，必须考虑其发展经营目的，以决定是实施独占许可 、排他许可 ，还是普通许可 ，抑或其他。如果特许人是以占领市场为目的，可能采取普通许可的方式比较好，这样可以迅速地扩大市场份额。如果考虑提高市场知名度，可能会排他许可好一些。

最后，特许还必须做好一些防卸性战略，如请求撤销他人权利战略、收买对方商标战略，以及使用管理战略等。

总之，只有从战略的高度去认识商标管理保护的重要性，并切实做好相应的工作，才能确保特许经营体系的成功。

四、商标的构成

商标俗称“牌子”，它在日常生活中起着非常重要的区别作用。现代科技的发展，仅凭肉眼识别不同产品的好坏已经非常困难，消费者就借助于商标来判定不同生产者或服务者提供的商品或服务质量的好坏。因此，在知识产权体系中，尽管商标的技术含量最小，但是商标的作用却不断上升。目前，在特许经营体系中，商标也是占据了知识产权中的核心地位，超越了其他相关的知识产权在特许经营体系中的作用。

商标是由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色或其组合构成的 ，但最重要的一点是构成的商标必须具有显著性，即与其他的文字、图形等及其组合能明显地区别开来。

商标不能违反商标法的禁止性规定。如不得与国旗、国徽等相同或类似，不得使用国际红十字会标志，不得使用县级以上地名（有其他含义除外） 。如果是商品的通用名称或直接表示商标质量的也不得作为商标使用 ，如苹果牌苹果。此外，复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标使用在相同或类似的商标或服务上，或能引起其他混淆的，也不得申请商标注册 。

五、特许人申请商标时注意的问题

1、申请在先的原则。根据我国商标法的规定，商标授予最先申请的人。商标最先使用并意味着你可以优于他人获得商标注册。如果两个或者两个以上的申请人，在同一种或类似商标品上同一天申请，能举出谁最先使用的一方，可以获得商标注册。如果无法证明谁最先使用，则抽签决定。

2、一件商标，一份申请的原则。我国商标法规定，一份申请，只能申请一件商标。如果商标申请人欲申请多个商标，必须分别提出申请 。

3、分类保护的原则。一件商标只能在其所注册的商品类别上获得国家法律保护，超越了此类别则无权限制他人使用。如“北欧风情”是注册在家具类上的商标，如果第三人使用“北欧风情”作为食品的商标，则第三人不会对“北欧风情”家具构成侵权。驰名商标不受此原则限制，可以跨类别保护。

4、优先权原则。如果商标申请人在国外申请商标后，也想在我国申请该申请注册，根据我国与其所在国签订的公约或协定，可以在6个月内享有优先权，其在国外的申请日，视为在我国提出的申请日 。如果申请人为参加我国政府主办的或承认的国际展览会，而来不及进行商标注册，则申请人在满足一定条件后，也可以享有6个月的优先权。

5、形式审查的原则。我国对申请商标采取的是形式审查的原则，并不作实质审查。只要审查通过，即予以初步公告。公告后有3个月的异议期，只有在这3个月内无人对公告的商标提出异议，国家商标局才颁发“商标注册证”予申请人 。一般申请流程为：申请→审查→公告→核准注册。

六、特许人管理商标时应注意的问题

1、应注意商标的异议与撤销规定。

特许人获得商标注册后，应密切留意商标局的公告。商标公告后的异议期为3个月，特许人认为公告的商标侵犯了自己的合法权益，可以在异议期内提出异议，请求驳回该商标申请。如果特许人在异议期内没有提出异议，但获得商标局注册的商标与自己存在利害关系，可以在5年之内请求商标评审委员会撤销该注册商标。

2、应注意商标续展的问题。

商标的有效期限为10年，有效期是从核准注册日开始计算的。在商标到期的6个月，如果特许人想继续使用该注册商标，可以向商标局提出续展申请，获得批准后，将会获得另一个10年的有效期。如果在6个月的续展期内，未能提出申请的，特许人将获得六个月的宽展期，但是宽展期满仍未提出申请的，其注册商标将被注销 。

3、应注意商标其他可能被撤销的问题。

特许人申请了商标注册后，并非就此高枕无忧，还必须避免如下几个主要方面，否则商标局可以撤销该注册商标：
（1）不得自行改变注册商标标识；
（2）不得未经商标局许可，自行转让注册商标；
（3）不得连续三年停止使用（许可他人使用，视为特许人自己使用）；
（4）不得粗制滥造商品，以次充好，欺骗消费者；

七、商标许可应注意的问题

对于特许人来说，最经常碰到的问题是商标许可问题。没有商标许可，在很大程度上就不会有特许经营体系的推广。对于商标许可，特许人必须注意如下几个方面的问题：

1、签订好文义清楚、条款齐备的许可合同。
2、必须明确商标被许可使用方的有无权利再许可他人使用，或再许可他人使用权利的大小。
3、签订商标许可使用合同后，应在3个月内将合同副本向商标局备案。
4、必须监督受许可方的商品或服务质量。如果受许可方的商品或服务质量低下，一是会降低商标的含金量，淡化商标；二是会带来赔偿责任。根据最高人民法院的司法解释，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于产品制造者或生产者，可以成为适格被告，承担民事责任 。
5、确保受许可方使用商标标识时的统一性，对规格、颜色等应有统一要求，从而维护特许经营体系的统一性。

八、更高层次的保护----驰名商标

特许人如果想获得对注册商标更好的保护，必须努力扩大商标的知名度，提高注册商标的含金量。在日常经营，特许人应注意收集、准备注册商标商品的销售量及销售区域、在行业内的排名、广告费用及广告发布情况等等资料，达到一定标准后，向商标局申请驰名商标认定 。驰名商标可以获得以下几个主要方面的扩大保护：

1、可以不受对已经获得注册的商标异议必须在5年内提出的限制 ；
2、他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，特许人可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记 。
3、可以禁止他人在任何商品分类上再注册与驰名商标相同或相似的商标。
4、不得为商业目的将他人驰名商标注册为域名 。

除了国家有驰名商标的认定、管理和保护外，上海市工商局也出台了《上海市著名商标认定和保护暂行办法》，对上海市的商标实行个案认定，特殊保护。具体有：（1）上海市著名商标扩大到企业字号的保护，禁止他人在相同行业或相关领域内用上海市著名商标的名称作企业字号；对认定前已存在的企业字号不具追溯力；（2）上海市著名商标的商品视同“知名商品”，禁止他人擅自使用上海市著名商标上特有的名称、包装、装潢；（3）禁止他人以各种方式淡化、丑化、贬低上海市著名商标的行为；（4）上海市工商行政管理局定期下发“上海市著名商标保护名录”，并抄告各地工商行政管理机关。各级工商行政管理机关在市场监督和执法中对上海市著名商标实施主动干预和强化保护。凡假冒上海市著名商标的，依据《商标法》和有关工商法规从重处罚；（5）扩大上海市著名商标的注册保护。上海市著名商标在申请商标扩大注册保护时，对有困难的，本市有关工商行政管理机关帮助协调或者出具有关证明；（6）由上海市消费者协会利用投诉监督网，反馈上海市著名商标的市场信誉、市场占有率、被假冒侵权等信息。凡在异地被假冒侵权的，由有关工商行政管理机关提供咨询、指导、协调等服务。

九、商标侵权司法救济

（一）商标侵权的形式

1、未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
2、销售侵犯注册商标专用权的商品的；
3、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
4、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；
5、经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的；
6、在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装璜使用，并足以造成误认的；
7、故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

（二）商标侵权的救济

1、行政措施。如他人有实施以上侵犯特许人商标专用权的行为，特许人可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。

2、民事措施。特许人制止侵权行为，除向工商行政管理部门请求查处外，也可以直接向人民法院提起诉讼。另外，新修订的《商标法》还规定了类似“禁止令”的条款，即：商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

3、刑事措施。如侵权人情节严重的，特许人可以向公安机关报案，请求追究侵权人的刑事责任。

4、海关保护措施。特许人可以将自己的注册商标向国家海关总署申请知识产权备案。如果有涉嫌侵犯特许人注册商标的货物进出境，海关可以主动予以扣留，，也可以根据特许人提供的申请予以扣留 。

十、应注意商标与商号、商标与域名发生冲突的问题

（一）商标与商号

商号实际上是指企业名称，一般由地区+企业名称+行业+企业性质构成。商号与商标相比，具有更强的地域性和不可许可使用的特点。由于商标的申请受理部门与商号的受理部门不是同一部门，且都是采用申请在先的原则，所以导致商标与商号不断发生冲突，经常是商标属于一个企业所有，但商号却属于另一个企业所有。对于特许人来说，如果所拥有的商标被他人注册为商号（企业名称），则容易使消费者引起混淆，从而淡化自已的商标含金量。但是如果去撤销他人注册的商号，却不是一件容易的事 。

因此，对特许人来说，除了尽快将自己的商标上升到驰名商标外，还应尽可能地保持自己的注册商标与自己的商号一致。这样一方面可以避免商标与商号冲突的问题，另一方面也可以在开新店时，免予办理工商登记核转手续 。

（二）商标与域名

根据《中国互联网络域名管理办法》，域名是互联网络上识别和定位计算机的层次结构式的字符标识，与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。在信息经济发展的今天，域名的重要性自是不言而喻。但是域名的申请采用原则与商标申请相同，也是先申请的原则，并不做实质性审查。与商标和商号的冲突相同，不少企业带着不正当的目的，将他人的商标申请注册为自己的域名，获取不当利益，阻碍了商标持有人的域名注册。同样，如果商标持有人欲撤销他人注册在先的域名，并不是非常容易的事 ，这要引起特许人对此的充分关注。

十一、对特许人的建议

1、特许人首先应从战略高度去认识、规划、使用和管理商标。
2、应做好本身商标的使用，尽快提高商标的知名度，申请驰名商标保护。
3、做好商标许可使用的监督与管理。
4、做好信息的收集与监控，留意商标局的公告，尽早发现并申请撤销侵犯自己商标权的申请。
5、做好商标侵权状况的调查，与工商局经济检查大队、海关等部门保持密切合作关系。
6、要综合运用全面的司法、行政救济措施保护自己，行政查处、民事诉讼和刑事调查同时进行，全方位打击侵权者。

脚注：

1. 详见http://www.franchisechina.com
http://www.ccfa.org.cn
2. 《商业特许经营管理办法(试行)》第2条
3. 关于知识产权的范围，可以参考我国加入的WTO附件TRIPs的规定。根据其规定，知识产权主要包括：版权、商标、地理标志、工业产品外观设计、专利、集成电路布图设计、未披露过的信息的保护，一般来讲，反不正当竞争也列入知识产权的范畴。
4. 《关于规范加油站特许经营的若干意见》第1条：“加油站特许经营，是指特许人通过签订合同将有权许可他人使用的与加油站经营有关的商号、注册商标、专有技术、经营模式、经营技术、服务标准等授予其他加油站使用，被授权的加油站按照合同约定在统一特许经营体系下从事成品油零售经营及相关服务，并向授权企业支付相应费用。其中，授予他人特许经营权的企业为特许人，被授予使用特许经营权的加油站称为被特许人。” （国家经济贸易委员会2002年8月26日）
5. 独占许可是指许可方授予被许可方在一定期限内、一定地域内的独占性权利。许可方在该期限和地域内，不能再向任何第三方发放许可。许可在该期限和地域内，也不得使用该技术。
6. 排他许可是指许可方授予被许可方在一定期限和地域内的排他性权利。许可方在该期限和地域内不再向任何第三方发放许可。但许可方在该期限和地域内仍有使用该技术的权利。即只有许可方、被许可方在该期限和地域内享有权利。任何第三方不享有这种权利。
7. 一般许可是指许可方授予被许可方在一定期限和地域内的一般性权利，又称普通许可下的普通性权利。一般许可，对许可方没有限制，许可方既可以在该期限和地域内享有权利，又可以授予第三方在该期限和地域内享有权利。一般许可在各种许可方式中为最常见的方式。应当注意的是，对于独占许可、排他许可和一般许可来说，许可方授予被许可方的权利仅仅限于被许可方本身使用。未经许可方同意，被许可方不得分授许可第三方享有许可方授予的权利。
8. 《中华人民共和国商标法》第8条。
9. 《中华人民共和国商标法》第10条。
10. 《中华人民共和国商标法》第11条。
11. 《中华人民共和国商标法》第12条。
12. 《中华人民共和国商标法实施细则》第19条。
13. 《中华人民共和国商标法》第20、21条，《中华人民共和国商标法实施细则》第13条。
14. 《中华人民共和国商标法实施细则》第24条。
15. 《中华人民共和国商标法实施细则》第25条。
16. 《中华人民共和国商标法实施细则》第30条。
17. 《中华人民共和国商标法》第37条、38条。
18. 《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》（法释[２００２]２２号）
19. 《中华人民共和国商标法》第14条，《驰名商标认定和管理暂行规定》，
20. 《中华人民共和国商标法》第41条。
21. 《中华人民共和国商标法实施细则》第53条。
22. 《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第5条。
23. 《中华人民共和国商标法》第52条，《中华人民共和国商标法实施细则》第41条。
24. 详见《中华人民共和国知识产权海关保护条例》。
25. 详见《国家工商行政管理局文件工商标字〖1999〗第81号》〈关于解决商标与企业名称中若干问题的意见〉
26. 《国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》（国办发〔2002〕49号）：连锁经营企业设立全资或控股的配送中心和门店,可持总部出具的文件,直接到所设机构所在地工商行政管理机关申请登记注册,免予办理工商登记核转手续。
27. 可参见《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》